Por la Lcda. Cristina Arenas-Solís (Ferraiuoli LLC)
Todo parece indicar que la contestación es en lo afirmativo. Por lo menos, así lo ha decidido el tribunal federal del distrito de California Central en el caso Petunia Products, Inc. d.b.a. Billion Dollar Brows v. Rodan & Fields, LLC, Molly Sims et al. (SACV 21-00630-CJC).
El demandante, Petunia Products, es dueño de la marca BROW BOOST para un producto para las cejas. Por su parte, Rodan & Fields sacó al mercado un producto relacionado, al cual llamó BROW DEFINING BOOST. Molly Sims, una famosa modelo, tiene una página de web donde escribió una reseña sobre el producto de Rodan & Fields. Sims se considera una “influencer”, aquella persona que se presume tiene poder para afectar las decisiones de compras de otros. En dicha reseña, ella promueve el producto BROW DEFINING BOOST; provee un enlace en ese blog para la página de Rodan & Fields donde puede comprarse el producto; agradece a Rodan & Fields por auspiciar su post; e incluye el nombre y una fotografía del producto.
Petunia Products, como dueño de la marca BROW BOOST, presenta demanda por violación a su derecho marcario por el uso de BROW DEFINING BOOST, alegando que las marcas son virtualmente idénticas y que el añadir un término descriptivo como DEFINING no es suficiente para crear un distintivo entre ambas marcas. La demanda fue presentada contra Rodan & Fields y contra la influencer, Molly Sims. El Tribunal determinó que Sims era responsable ya que utilizó la marca infractora en el comercio. Aunque si bien es cierto que no es Sims la que vende el producto, “uso en el comercio” se considera cualquier esfuerzo publicitario. Como sucede mucho en estos días, la reseña de Sims (como influencer) se considera publicidad de la marca y del producto. A eso se le añade que ella misma reconoce que Rodan & Fields le pagó por esa reseña. Esto elimina cualquier protección que pudiese tener de libre de expresión, ya que fue un intercambio comercial el ella mencionar la marca y darle una buena reseña.
Si la tendencia de responsabilizar a los “influencers” por promocionar marcas que son infractoras continúa, surge la importancia de atender esto cuando el “influencer” contrata con las marcas que va a promocionar en sus redes sociales.
