Cómo Booking.com pautó el derecho de marcas

Por el licenciado Alexiomar D. Rodríguez López

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos (TSEU) concluyó el 30 de junio de 2020 que no existe una regla per se que establezca que un término genérico (en este caso, “booking“) junto a otro término genérico (en el caso, “.com”) equivalga a un término genérico compuesto porque los consumidores no perciben como genérico un término estilizado.

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Los hechos del caso son sencillos. Booking.com, una empresa que provee servicios de reservaciones mediante su página web para la industria de viajes, presentó una solicitud de registro de marcas ante el United States Patent and Trademark Office (USPTO). El USPTO denegó el registro porque entendió que el término “booking.com” era genérico en el contexto de los servicios que la compañía ofrece.

La compañía acudió al United States District Court for the Eastern District of Virginia y presentó prueba para evidenciar que el consumidor no percibe booking.com ––distinto a la palabra “booking” sola–– como un término genérico. Más bien, el público consumidor percibía a Booking.com como un término descriptivo: una página web (.com) para reservar viajes (booking).

El tribunal de instancia concluyó que Booking.com, como término descriptivo, adquirió significación secundaria o distintiva, por lo que procedía el registro de la marca. El Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Circuito confirmó la decisión del tribunal de instancia, donde determinaron que el término “booking.com” no era genérico.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó la decisión y se negó a establecer la regla per se de que la combinación de términos genéricos resulta en un término genérico compuesto y, por ende, no se puede proteger.

Tres razones para prestar atención

Esta decisión es interesante por tres razones principales. Primero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos subrayó la importancia que tiene la percepción del público consumidor a la hora de evaluar y catalogar una marca dentro del espectro de distintividad (i.e. genérica, descriptiva, sugestiva, arbitraria, etc.), un asunto debatido entre los académicos del derecho marcario.

Segundo, el Supremo Federal consideró la relación que existe entre los nombres de dominio y los derechos marcarios a la hora de identificar la fuente de un producto o servicio en el mercado. Este elemento es parte esencial del derecho marcario.

Tercero y último, la decisión sugiere que a la hora de atender asuntos bajo el derecho marcario, prevalecerá el argumento utilitario más sólido, preciso y empírico.

En fin, otra victoria judicial para la teoría de law and economics.

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