El empleado Sobresaliente ha desarrollado un proceso innovador que genera un incremento de 5% en las ventas de la compañía. La compañía evita la divulgación del proceso, informándolo sólo a aquellas personas que tengan que conocerlo (need to know) para la ejecución del proceso. Seis meses después de implementar el proceso, Sobresaliente decide abandonar la compañía y crear su propia empresa, Competidora, Inc. ¿Puede Sobresaliente utilizar el proceso en Competidora, Inc.? ¿Puede la compañía continuar utilizando el proceso desarrollado por Sobresaliente?
En términos generales, propiedad intelectual se refiere a derechos de autor, marcas, patentes de invención, derechos de imagen y secretos de negocio. En el ejemplo anterior, podría deducirse que existe propiedad intelectual en la forma de secretos de negocio o, potencialmente, una patente de invención.
Como norma general, un secreto de negocio desarrollado por un empleado dentro del ámbito de su empleo es propiedad del patrono (1). Si por el contrario, el empleado trajo consigo el secreto de negocio a la compañía, es él el titular del mismo (2).
En el caso de las patentes de invención, la situación es más compleja. De ordinario, los derechos de una patente los tiene el empleado que la desarrolla como parte de su empleo (3), a no ser que sea contratado para inventar (hired to invent) (4). En el ejemplo, Sobresaliente podría ser un gerente o un vendedor y, de ordinario, no se entendería que fue contratado para inventar. Distinto sería el caso de un químico contratado en una farmacéutica para llevar acabo investigación de medicinas. Se consideraría que el químico sí fue contratado para inventar. Una excepción a estas reglas es cuando el empleado utiliza las facilidades, dinero, recursos o tiempo en el empleo para desarrollar su invención. En dicha situación, el patrono tendrá una licencia implícita (shop rights) para utilizarla, incluso si el empleado no fue contratado para inventar (5). Estas normas pueden ser alteradas por vía contractual de forma escrita o verbal, ya que se atiende a la intención de las partes (6).
Si en lugar de un proceso innovador Sobresaliente hubiera creado un software innovador, podríamos tener una controversia sobre derechos de autor. Los derechos de autor creados por un empleado dentro del ámbito de su empleo pertenecen, como norma general, al patrono bajo la doctrina de work for hire (7). Para determinar si una obra se creó dentro del ámbito del empleo hay que recurrir a la doctrina anglosajona de agencia (agency)(8). En el caso de contratistas independientes, la norma general es que los derechos de autor son propiedad del contratista. La doctrina de work for hire aplica como excepción a contratistas independientes en ciertas obras comisionadas, si se establece así por escrito (9).
Como se puede observar de la discusión anterior, no siempre existe simetría en los asuntos sobre la titularidad de los distintos tipos de propiedad intelectual, y las decisiones de los tribunales pueden estar muy atadas a los hechos particulares de un caso. La mejor práctica es aclarar por contrato escrito a quién pertenecerá la propiedad intelectual para evitar controversias futuras. En ausencia de contrato, es necesario indagar en los hechos y no aplicar principios en el abstracto. ¿Puede Sobresaliente utilizar el proceso en Competidora, Inc.? ¿Puede la compañía continuar utilizando el proceso desarrollado por Sobresaliente? Decida usted.
por el Lcdo. Víctor M. Rodríguez-Reyes, Ferraiuoli LLC
NOTAS
(1) Pullman Group, LLC v. Prudential Ins. Co., of America, 288 A.D.2d 2, 733 N.Y.S.2d 1, 2001 N.Y. Slip Op. 09010 (N.Y.A.D. 2001); citado en 2 Callmann on Unfair Comp., Tr. & Mono. § 14:20 (4th Ed.).
(2) Callmann on Unfair Comp., Tr. & Mono. § 14:20 (4th Ed.).
(3) Moy’s Walker on Patents § 10:13 (4th ed.).
(4) Aero Bolt & Screw Co. v. Iaia, 180 Cal.App.2d 728, 736, 5 Cal.Rptr. 53, 58 (1960); National Dev. Co. v. Gray, 316 Mass. 240, 246, 55 N.E.2d 783, 787 (1944); citados en William P. Hovell, Patent Ownership: An Employer’s Rights to His Employee’s Invention, 58 Notre Dame L. Rev. 863, 889 (1983).
(5) Hovell, pág. 889.
(6) Id.
(7) 17 U.S.C. §101.
(8) Cmty. for Creative Non-Violence v. Reid, 490 U.S. 730, 740, (1989).
(9) 17 U.S.C. §101.