Por el Lcdo. Silvino Edward Díaz
La protección de los derechos sobre inventos, procesos, fórmulas y diseños le corresponde principalmente al régimen de patentes. Las patentes forman parte del régimen de propiedad intelectual, donde se encuentran además: los derechos de autor; las marcas; y los secretos comerciales.
Estos cuatro campos están relacionados, pero no son lo mismo. Cada uno protege distintos aspectos de las creaciones humanas.
Las patentes protegen aspectos funcionales y útiles (más diseños y plantas). Por eso protegen a cosas como inventos, fórmulas, conceptos y diseños. Serán colectivamente «inventos» para efectos de este artículo.
#1 El invento debe ser útil, novel y no-obvio
Las patentes sobre inventos («utility») en los Estados Unidos y sus territorios son gobernadas por el United States Patent and Trademark Office (USPTO). Para obtener una patente un inventor debe demostrar que el invento es es útil, novel y no-obvio.
- Util – en que cumple una función, más allá de ser ornamental y/o estético.
- Novel – en que no haya inventado antes. Si el mismo invento se crea por más de una persona separadamente, la patente le corresponde al primero en solicitar, más no al primero en inventar.
- No-obvio – en que este es el elemento de «invención». Más allá de ser algo que se crea, se tiene que demostrar que el invento no era obvio para una persona con conocimiento o destrezas en ese área.
Elementos ornamentales aplicados sobre objetos útiles son sujeto de patentes de diseño, mientras demuestre ser novel, no obvio y ornamental.
#2 Es probable que existan inventos similares al tuyo.
Inventar cuesta. Por eso antes de invertir tiempo y dinero en elaborar modelos, iteraciones y prototipos, y mucho antes de solicitar una patente, haz una investigación. Examina si existen inventos similares al tuyo; y si están o no patentados. No podrás adquirir una patente sobre elementos de tu idea que ya sean conocidos y/o protegidos. Realiza un «prior art search».
Un «prior art search» es una investigación comprensiva de distintas fuentes, para determinar la «patentabilidad» de un invento; cuáles elementos son noveles y no-obvios. La búsqueda se realiza en bases de datos, publicaciones y cualquier fuente donde se le pueda dar publicidad a un invento. Entre estas están las bases de datos del USPTO, Google Patents, y centenares de fuentes, tanto de gobierno como de industria, a nivel nacional e internacional.
Es preferible que esta búsqueda la realice alguna persona o entidad con experiencia y pericia en esta materia, como un abogado, agencia de patentes o «prior art search firm». Pues conlleva una investigación robusta y el conocimiento de un lenguaje técnico para interpretar publicaciones, solicitudes y patentes.
#3 Tu situación de empleo podrá afectar tu invento.
Si eres empleado, y tu trabajo consiste de alguna forma en la creación de propiedad intelectual (ej. Diseñador gráfico, programador, ingeniero) es probable que estés sujeto a acuerdos de confidencialidad, no-competir y/o IP rights assignment con tu patrono.
Primero, el acuerdo de confidencialidad obliga al empleado a no divulgar y/o utilizar información denominada como confidencial por su patrono dentro de su relación de empleo. Por lo tanto, si un empleado utiliza información adquirida mediante su empleo, para propósitos no relacionados a su trabajo, como por ejemplo desarrollar un invento por su cuenta, podría estar violando su obligación de preservar y no divulgar material confidencial.
Por otra parte, el acuerdo de no competir le prohíbe al empleado a trabajar en o para proyectos y empresas que puedan competir con los productos y servicios que ofrece el patrono. Esto se puede extender inclusive hasta luego de terminada la relación con el empleado. Por lo tanto, si un empleado en su tiempo libre desarrolla algún invento por su cuenta, que pueda considerarse como «competencia» de su patrono, el empleado podría estar violando su obligación de «no-competir».
Y por último, el “IP assignment” constituye un acuerdo en el cual tú como empleado le otorgas a tu patrono todos los derechos de propiedad intelectual sobre creaciones realizadas como parte de tus labores de trabajo, o realizadas con materiales del patrono y/o durante horas laborables. Por lo que si tú, en tu tiempo libre, desarrollas un invento o creación y éste se relaciona a las labores que tu realizas ordinariamente para tu trabajo, ese invento podría ser propiedad de tu patrono y no tuyo.
Examina bien los acuerdos que tengas con tu patrono, para ver hasta dónde llega tu limitación, si alguna, a inventos creados en tu propio tiempo y con tus propios materiales.
#4 Solicitar una patente es publicar tu invento.
Se puede decir que la patente es como un contrato entre los inventores y el público (gobierno) en donde a los inventores, a cambio de hacer pública su invención, se les otorga un monopolio limitado sobre el mismo. Para prevenir a otros, por un periodo limitado de tiempo, de usar, manufacturar, vender, importar u ofrecer vender el invento (EE.UU).
Al solicitar la protección de una patente, renuncias a la posibilidad de mantener tu invento confidencial. Al ser público, no podrá obtener protección como secreto comercial.
Analiza la probabilidad de éxito de una patente. En su alternativa, es posible mantener propiedad sobre el invento como secreto comercial. Los secretos comerciales pueden ser información, objetos, inventos y/o cualquier activo que genere valor para una empresa y su valor sea producto de su confidencialidad.
A diferencia de las patentes, los secretos comerciales no expiran, mientras no se hagan públicos. No obstante, una vez hecho público, deja de ser secreto y pierde su protección. En adición, lo que se concede con un secreto comercial es prohibir a terceros del uso y/o divulgación de ese activo. Por lo que si otras personas descifran o inventan tu secreto mediante procesos lícitos, como ingeniería a la inversa, podrán utilizar tu secreto.
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#5 Solicitar una patente es una inversión en sí.
Obtener una patente es un ejercicio de mostrarle al USPTO que lo que estás solicitando es útil, novel y no-obvio. Si tus reclamos (“claims”) cumplen con esos criterios, se te puede otorgar una patente.
La solicitud consiste a grandes rasgos en una descripción altamente detallada del invento con todo su trasfondo, funciones, componentes. Requiere desarmar y desmenuzar todos los elementos del invento desde todos los ángulos. Junto con esto, un desglose de todo «prior art» relacionado al invento que se haya descubierto.
Este proceso de preparar, enviar y procurar la solicitud debe ser atendido por un profesional con experiencia en estas materias (ej. Abogado de patentes). Esto pues se requiere un alto nivel de detalle, un conocimiento particular del proceso de solicitud y el derecho aplicable, al igual que un dominio del lenguaje técnico de la solicitud. El proceso exige muchas horas de investigación, redacción y comunicación con oficiales y otros profesionales. Por lo que aunque los costos varían por solicitud, cualquier persona considerando seriamente solicitar una patente, debe asignarse un presupuesto en los miles de dólares.
#6 La solicitud no garantiza la patente.
Una vez enviada la solicitud, procede una evaluación rigurosa por parte de oficiales de USPTO. El rol de estos es certificar que lo que presentas como “claim” en tu solicitud sea útil, novel y no-obvio. Y que nadie tenga una patente vigente sobre eso.
Si el oficial examinador entiende que algún «claim» no procede (ya sea porque existe una patente vigente, u otras razones) podrá requerir que elimines o revises esa porción de tu solicitud, so pena de retirarla. En ese proceso de evaluación y revisión pueden pasar años, desde el momento en que uno solicita la patente, hasta que finalmente el oficial emite su decisión. La concesión de tu patente será, generalmente, retroactiva al día de presentación de tu solicitud.
Las patentes se otorgan únicamente sobre «claims» en tu invento que sean útiles, noveles y no-obvios. El mero hecho de haber enviado una solicitud, pagado las tarifas y/o revisado tu solicitud luego de señalamientos por un oficial, no garantiza la concesión de una patente de ninguna forma.
#7 La patente no necesariamente será sobre todo el invento.
Como suele ocurrir, nuevos inventos se remontan de inventos anteriores. Si uno inventa sobre algo que ya existe, añadiéndole elementos noveles, el derecho que uno pudiese obtener sobre ese invento es únicamente sobre los elementos noveles y no obvios, mas no los que ya existían. Un nuevo invento, que se crea a base de otros inventos jamás consume a su(s) patente(s) anterior(es).
Supongamos que tu obtienes una patente sobre una hélice para helicópteros modelo, y una persona desea utilizar tu invento para elaborar un nuevo tipo de «drone». Tu puedes otorgarle una licencia para que utilice tu patente en su invento. Si esta persona luego solicita y obtiene una patente sobre algún elemento de su drone, sería únicamente sobre esos elementos (i.e. «claims») útiles, noveles y no-obvios del mismo. Por lo que no podrá obtener patente sobre los claims tuyos que han sido protegidos.
#8 Todas las patentes expiran.
Una patente es un monopolio limitado al uso y explotación de un invento, pero únicamente sobre esos elementos útiles, noveles y no-obvios del mismo. Este monopolio limitado dura generalmente entre 17-20 años desde la fecha de solicitud. Incluye el derecho a excluir a otros de usar esos elementos protegidos por tu patente. La concesión de tu patente será, generalmente, retroactiva al día de presentación de tu solicitud.
Una vez expira la patente, se vence el monopolio limitado, entonces ese invento puede ser utilizado sin necesidad de autorización de su dueño original. Un ejemplo común de esto son las medicinas («prescription drugs») que luego de vencer las patentes comienzan a surgir versiones genéricas a un costo significativamente menor.