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Protección de marcas en la industria del cannabis en Puerto Rico

Por: Lcdo. Giancarlo Colberg Ferrer (Ferraiuoli LLC)

El 2 de mayo de 2019, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos («USPTO» por sus siglas en inglés) emitió la Guía de Examinación 1-19 (en adelante, la «Guía»), la cual permite el registro de marcas que cubran bienes y servicios basados en la industria del cáñamo (conocido como «hemp» en inglés). Esta determinación se debe a la aprobación del Agricultural Improvement Act of 2018, mejor conocido como «Farm Bill», aprobado el 20 de diciembre de 2018. El Farm Bill removió el cáñamo (que es un derivado del cannabis) de la definición de marihuana, según dispuesto por el Controlled Substances Act («CSA»). Sin embargo, toda marca que describa bienes que contengan 0.3% o más de tetrahidrocannabinol o «THC», permanece inelegible para registro ante el USPTO, ya que dichos bienes continúan bajo la definición y alcance de sustancias controladas prohibidas por el CSA. Véase, 21 U.S.C. § 802. Ahora bien, el marco estatutario en los Estados Unidos choca con aquel de Puerto Rico.

En Puerto Rico, la Ley Núm. 42-2017 (conocida como la «Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites» o «Ley MEDICINAL«), optó por reclasificar el cannabis bajo la Clasificación II de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971), permitiendo así el que se recete para su uso medicinal. Este marco estatutario abrió las puertas al desarrollo de una nueva y prolífera industria de cannabis medicinal en Puerto Rico. Dicho esto, el que se permita el desarrollo de una industria que continúa prohibida a nivel federal conlleva ciertos riesgos que deben tomarse en consideración y que tienen múltiples repercusiones que impactan campos tales como, pero no limitados a, la propiedad intelectual, laboral, corporativo, financiero, entre otros.

Por su parte, en el plano de la propiedad intelectual, es de importancia para una entidad el reconocimiento y valor que adquiere una marca que se identifique con los bienes y servicios que se ofrecen bajo la misma. Es por ello que discutiremos brevemente la protección de marcas bajo la Ley de Marcas de Puerto Rico (Ley Núm. 169-2009) (la «Ley de Marcas») y cómo esta se relaciona con la industria del cannabis medicinal. La Ley de Marcas provee que el derecho a una marca se adquiere por su uso en el comercio o por su registro basado en la intención bona fide de utilizarla en el comercio. Es decir, la ley provee que no se requiere registrar una marca para adquirir protección sobre la misma. Sin embargo, el registro de una marca en Puerto Rico provee, entre otros, dos (2) beneficios particularmente importantes: (1) «será evidencia prima facie de la validez de la marca; de que la marca se usa en el comercio desde la fecha que indica el certificado; que la marca es propiedad del titular registral; y que tiene derecho exclusivo a usarla en el comercio, sujeto a cualquier condición o limitación expresada en el certificado»; y (2) abre paso a que se expida una orden de «injunction» preliminar en lo que se ventilan los derechos de las partes en un pleito ante el tribunal local. Véase, Artículos 12 y 30 de la Ley de Marcas. Dado a lo anterior, siempre es recomendable el que se registren las marcas.

La interrelación actual entre la Ley de Marcas y la Ley MEDICINAL le reconoce a aquellos comercios en la jurisdicción de Puerto Rico, en particular en la industria del cannabis medicinal, la protección de la Ley de Marcas. Por otro lado, estos comercios podrán registrar sus marcas ante la Oficina de Marcas en Puerto Rico («OMPR»), lo cual aseguraría los beneficios antes esbozados. A modo de ejemplo, un dispensario podría registrar sus bienes bajo la Clase Internacional 044 para dispensar cannabis medicinal farmacéutico. Sin embargo, hemos visto que los oficiales examinadores de la OMPR, al tener ante sí una marca que describa bienes o servicios directamente relacionados con la industria del cannabis medicinal, requieran que los solicitantes provean la siguiente información para proseguir con la publicación y registro de las mismas. En primer lugar, podrían requerir una declaración por escrito indicando que los productos identificados en la solicitud cumplen con la Ley MEDICINAL y el «Reglamento para Gestionar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites» (Reglamento Núm. 9038-2018) (el «Reglamento»). Este requisito se debe a que la Ley MEDICINAL reafirma la prohibición, entre otras cosas, del uso recreativo del cannabis. El Reglamento establece las reglas que regirán los procedimientos relacionados con la presentación, el procesamiento y la adjudicación de las solicitudes presentadas ante la Junta Reguladora de Cannabis Medicinal de conformidad con la Ley MEDICINAL.

En segundo lugar, estos podrían solicitar que los solicitantes proporcionen respuesta por escrito a la siguiente pregunta: ¿Los productos indicados por el solicitante cumplen con el Capítulo II, el Capítulo XVIII y el Capítulo XXII del Reglamento Número 9038? Claro está, estos son requisitos específicamente dirigidos a marcas que se relacionen con bienes y servicios en la industria del cannabis medicinal. El que se solicite el registro de una marca, de igual manera, requiere el que no se estén utilizando marcas idénticas o confusamente similares en el comercio de la jurisdicción, el que no sean descriptivas, entre otros factores relevantes para un oficial examinador al momento de evaluar el registro de las mismas. En fin, y dado lo anterior, recomendamos el que se realice un estudio o informe de viabilidad para el uso y registro de marcas relacionadas al cannabis medicinal, para así facilitar su registro ante la OMPR.

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