Por el licenciado Rafael Rodríguez-Muriel
La Ley de Patentes de los Estados Unidos. 28 USC § 101, et seq., limita la competencia de los tribunales de distrito federal (U.S. District Courts) para atender casos relacionados a la infracción de una patente.
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En particular, la ley dispone que cualquier acción por infracción de patente puede llevarse a cabo: (1) en el distrito judicial donde reside el demandado (que para una corporación es su lugar de incorporación) o (2) donde el demandado ha cometido actos de infracción y, a su vez, tiene un lugar de negocios regular y establecido. 28 U.S.C. § 1400(b).
El alcance de la sección estuvo en controversia en In re Google LLC, 949 F.3d 1338, 1339 (Fed. Cir. 2020).
En ese caso, Super Interconnect Technologies, LLC (SIT) demandó a Google LLC (Google) por infracción de patentes en el US District Court for the Eastern District of Texas. En respuesta a la demanda, Google presentó una moción de desestimación o de transferencia a un tribunal con competencia bajo el fundamento de que las condiciones establecidas en la sección 1400(b) no se habían cumplido.
A saber, que Google no estaba incorporada en el Eastern District of Texas y tampoco tenía un lugar de negocios regular y establecido en dicho distrito. El Tribunal Federal, no obstante, denegó la moción de desestimación/transferencia concluyendo que, según alegado por SIT, los servidores que Google utilizaba, así como los actos de infracción de esta, se localizaban en EL distrito. Por lo tanto, el Tribunal Federal concluyó que tenía competencia para atender el caso.
En apelación, el U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, al analizar el test establecido en la sección 1400(b) para que un tribunal federal tenga competencia sobre una acción de infracción de patentes, determinó que «un lugar de negocios regular y establecido» debe ser (1) una ubicación física en el distrito en cuestión donde se lleva a cabo el negocio del demandado o (2) un lugar que cuente con la presencia física de los empleados o agentes del demandado llevando a cabo el negocio de este (i.e., del demandado) en dicho lugar.
A partir de esto, el Federal Circuit indicó que, a pesar de que Google tenía una ubicación física en el distrito (ya que los servidores de Google se encontraban en dicho distrito), Google no tenía empleados en el distrito llevando a cabo los negocios de este en el distrito. Por lo tanto, el Federal Circuit concluyó que el Eastern District of Texas no tenia competencia sobre la acción y ordenó a dicho tribunal a desestimar la acción.
Esta decisión del Federal Circuit es una importante herramienta para determinar el tribunal correspondiente en el que se debe presentar una acción por infracción de patentes y así evitar incurrir en gastos innecesarios (y potenciales sanciones), presentando el caso en el tribunal equivocado.
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