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La enseñanza sobre el registro de marcas que nos dejó la serie «The Office»

NBCUniversal demandó a una empresa por el registro de la marca “Dunder Mifflin”, y esto fue lo que aprendimos.

Por la licenciada Cristina Arenas-Solís (Ferraiuoli LLC)

Para las primeras décadas del siglo XXI, se hizo sumamente popular una serie de televisión llamada «The Office».  Tanto en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, dicho programa se convirtió en una de las series más vistas por el público televidente. 

La serie se desarrolla en Scranton, Pennsylvania.  En específico, la trama de «The Office» gira alrededor de los empleados de una compañía ficticia que vende papel llamada Dunder Mifflin.  «The Office» fue producida y se transmitía por el canal NBC.

Aun cuando NBCUniversal era el propietario de todos los derechos de propiedad intelectual de la serie, nunca registró la marca DUNDER MIFFLIN.  De esta manera, y durante muchos años, NBCUniversal ofreció y vendió mercancía del programa con el nombre de DUNDER MIFFLIN, incluyendo camisas, tasas y otra memorabilia del programa.

Además, licenció dicho nombre a la tienda Staples para que ésta vendiera distintos tipos de productos bajo esa marca, incluyendo papel, libretas y otros artículos de oficina.  En todo momento, ha actuado como el dueño del nombre y de la marca.

Sin embargo, y como no lo había registrado ante el United States Patent and Trademark Office, una compañía llamada Jay Kennette Media Group LLC intentó y logró registrar la marca DUNDER MIFFLIN.  El programa de televisión culminó en el 2013, pero, gracias a la pandemia y a los servicios de “streaming,” ha vuelto a la cima en popularidad.  NBCUniversal intentó en ese momento (noviembre de 2020) registrar la marca DUNDER MIFFLIN.

No obstante, no pudo registrarla por la existencia previa del registro de DUNDER MIFFLIN a nombre de Jay Kennette Media Group.  Si bien el derecho de una marca no se adquiere por su registro, el primero que llega al registro impide que el próximo que llegue pueda registrar una marca igual o similar.  Es lo que le está sucediendo a NBCUniversal, quien, sin duda alguna, es el dueño de la marca, pero no puede obtener el registro de la misma.

Actualmente, NBCUniversal ha presentado una demanda contra el dueño registral de la marca, donde alega que esa compañía es un “trademark squatter” (persona o entidad que se dedica a registrar marcas que no le pertenecen para intentar venderle el registro al dueño real de la marca).  Alega NBCUniversal que esta entidad ha hecho lo mismo con otras marcas de otros programas de televisión y/o películas.  El demandado ya ha expresado que no tiene intención de entregarle el registro de marca a NBCUniversal sin una pelea legal.  Esto significa que NBCUniversal tendrá que gastar grandes cantidades de dinero para poder recobrar lo que realmente le pertenece, todo por el descuido de no haber registrado la marca DUNDER MIFFLIN desde un principio.

En fin, a veces la realidad imita al arte, ya que este tropiezo de NBCUniversal es algo que fácilmente le hubiese pasado a Michael Scott, Dwight Schrute y demás empleados y gerenciales de Dunder Mifflin en The Office.