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Consideraciones al escoger una marca

Consideraciones al escoger una marcaLas marcas son palabras, frases, símbolos, signos o diseños que indican el origen de un bien o servicio y a su vez distinguen los productos o servicios de un manufacturero o proveedor de servicios. En otras palabras, una marca permite a los consumidores identificar que un producto o servicio proviene de un manufacturero o proveedor de servicios particular y no de cualquier otro.

Al momento de elegir una marca se debe considerar si la marca tiene la capacidad de distinguir adecuadamente un producto o servicio y si tendrá, por lo tanto, acceso tanto al registro federal o estatal de marcas. Este aspecto se conoce como la distintividad de una marca. Tanto en el derecho marcario federal como en el de Puerto Rico se reconocen las siguientes categorías de distintividad de una marca:

Marcas imaginables: Son aquellas palabras que se inventan los comerciantes con el único propósito de utilizarlas como marcas. Dichas palabras no tienen significado alguno. Las marcas imaginables se consideran como las marcas más fuertes al tener un alto grado de distintividad. Ejemplos de marcas imaginables lo son XEROX y KODAK, entre otras.

Marcas arbitrarias: Son aquellas marcas que tienen un significado no relacionado con el producto o servicio para el cual son utilizados. Por ejemplo, la palabra Apple no está relacionada con computadoras pero identifica dicho producto. Otros ejemplos de marcas arbitrarias lo son YAHOO y GAP. Las marcas arbitrarias se consideran marcas fuertes pues no sugieren ni describen el producto o servicio a los que se relacionan.

Marcas sugestivas: Son aquellas marcas que meramente sugieren, mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor, alguna característica del producto. Ejemplos de marcas que han sido encontradas sugestivas lo son COPPERTONE y 7-11. Las marcas sugestivas reciben menos protección que las arbitrarias o imaginables pero aun así tienen acceso al registro de marcas federal y de Puerto Rico.

Marcas descriptivas: Son aquellas marcas que describen los productos o servicios a los que se relacionan. De ordinario, los términos descriptivos no se consideran distintivos y no tienen acceso al registro a menos que el solicitante demuestre que su marca ha adquirido significación secundaria. Es decir, el solicitante debe demostrar que los consumidores han creado una asociación entre el término y sus productos o servicios. Demostrar significación secundaria requiere un lapso de tiempo estatutario (5 años) por lo que se debe evitar utilizar términos descriptivos al escoger una marca.

Términos genéricos: Son aquellos términos que se refieren al producto o servicio como tal. Por ejemplo, cuando la palabra «café» se usa para referirse a una taza de café o a un productor de café, no se puede perseguir el registro de la marca. Los términos genéricos no se consideran distintivos y nunca reciben la protección que se le confiere a una marca.

Al escoger una marca se debe tratar de escoger términos imaginables, arbitrarios y sugestivos ya que dichas marcas podrán ser registradas y son consideradas marcas fuertes. Aunque muchos empresarios optan por escoger términos descriptivos por ser fácilmente recordados por los consumidores, esto es una movida peligrosa ya que no se tendrá los beneficios que brinda un registro hasta que adquiera significación secundaria y podrá ser utilizada por terceros al inicio.

A su vez, antes de solicitar el registro de una marca, y luego de cerciorarse que la misma es de una de las categorías protegidas por ley, se debe realizar una búsqueda especializada para determinar si existe alguna persona o entidad que ha utilizado dicha marca para un producto o servicio idéntico o similar. Dichas búsquedas son especializadas ya que no consisten meramente en verificar los registros de marca en Puerto Rico o Estados Unidos. Esto no es suficiente. La búsqueda realizada debe incluir búsquedas en al Internet así como búsquedas de términos con similar ortografía o pronunciación. Por lo cual, antes de comenzar la gestión comercial se debe realizar la búsqueda apropiada y consultar con un especialista para cerciorarse de la fuerza de su marca y su posible acceso al registro.

por la Lcda. Laura Beléndez-Ferrero, Ferraiuoli LLC

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