Solicitantes extranjeros y el registro de marcas ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos

por el Lcdo. Rafael Rodríguez Muriel (Ferraiuoli LLC)

A partir del 3 de agosto de 2019 la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (“USPTO” por sus siglas en inglés) comenzará a ejercer una nueva regla donde requiere que todo solicitante extranjero (i.e., persona o entidad domiciliada fuera de los Estados Unidos) que desee registrar su marca ante la USPTO o entablar una acción ante la Junta de Litigios y Apelaciones para casos de Marcas (“TTAB” por sus siglas en inglés) de la USPTO, lo haga a través de un abogado con licencia para ejercer la abogacía en los Estados Unidos o sus territorios (incluyendo a Puerto Rico).

Dicha regla será de aplicación a toda solicitud o procedimiento presentado a partir de la antes mencionada fecha, así como también a cualquier procedimiento ante la USPTO comenzado antes de esa fecha que requiera algún acto sustantivo por parte del solicitante, como lo sería contestar una acción administrativa (“office action”) emitida por la USPTO.

Antes de la vigencia de dicha regla cualquier solicitante extranjero podía actuar ante la USPTO en representación propia (pro se) o a través de un abogado extranjero. Sin embargo, dichas opciones ya no están disponibles. Además, la nueva regla requiere que el abogado del solicitante extranjero confirme que es un miembro activo y con historial positivo en el estado en el que está autorizado a ejercer la abogacía; y que provea los detalles de su licencia como abogado. Dichos requisitos buscan evitar la práctica de la abogacía sin licencia ante la USPTO; y evitar la práctica de aquellos que copian fraudulentamente la información de contacto de abogados autorizados a ejercer la abogacía ante la USPTO, haciéndose pasar como si estuviesen representados por estos abogados en los Estados Unidos.

Lo anterior representa una oportunidad para que los abogados autorizados a ejercer la abogacía en Estados Unidos o sus territorios (incluyendo a Puerto Rico) puedan representar a clientes extranjeros ante la USPTO.

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Foto: Mark Van Scyoc / Shutterstock.com

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