Continúa incierta constitucionalidad de prohibir registro de marcas ofensivas, despectivas y escandalosas ante el USPTO

Continúa incierta constitucionalidad de prohibir registro de marcas ofensivas, despectivas y escandalosas ante el USPTOEn una columna anterior, reseñamos el controversial caso de la banda The Slants en In re Simon Shiao TAM, 785 F.3d 567 (Fed. Cir. 2015), proveniente del Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal (CAFC, por sus siglas en inglés) el cual revisa las decisiones de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (“USPTO”, por sus siglas en inglés). En aquella ocasión, subrayamos lo singular que era la decisión tanto en términos sustantivos como por sus particularidades procesales.

Este caso es bien interesante ya que cuestiona la constitucionalidad de la prohibición a registrar marcas despectivas (“disparaging marks”) ante el USPTO, la cual ha sido aplicada por casi 70 años, desde la promulgación de la Ley de Marcas Federal, mejor conocida como el Lanham Act, en 1946. Por su parte, según señalamos en nuestro artículo anterior, la decisión en In Re Tam es particularmente peculiar ya que incorporó una serie de comentarios adicionales, suscritos por la misma jueza que redactó la opinión mayoritaria del Tribunal, donde prácticamente llamaba a la auto-revocación.

El caso siguió su curso, y efectivamente, el Tribunal en pleno, determinó que la provisión de la Sección 2(a) del Lanham Act, que prohíbe el registro de marcas despectivas, es inconstitucional en su faz ya que viola el derecho a la libre expresión del solicitante, el cual está cobijado por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Véase In re Simon Shiao TAM, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015)(en banc). En paralelo con In Re Tam, el CAFC se encuentra también considerando el caso de In re Brunetti (No. 15-1109), donde se cuestiona la constitucionalidad de la prohibición a registrar marcas consideradas “escandalosas”, bajo el argumento de que, al igual que en el caso de marcas despectivas, la prohibición a su registro afrenta el derecho a la libre expresión del proponente.

El USPTO, a través de los abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presentó una moción ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos solicitando extensión de tiempo para decidir si apela la decisión del CAFC, y presentar su alegato correspondiente. La agencia tiene hasta el 20 de abril para presentar su posición.

En el ínterin se han desatado varias subtramas entre las partes. Específicamente, el 10 de marzo de 2016, el USPTO emitió una guía en la que estableció lo que sería su política en cuanto al registro de marcas despectivas o escandalosas a la luz de In re Tam e In re Brunetti. Según la guía, y en contraposición a lo decidido por el CAFC en In re tam, el USPTO continuará evaluando y emitiendo rechazos preliminares de solicitudes de marcas que sean consideradas “escandalosas” o “despectivas” en adhesión al manual de examinación vigente, condicionado al desarrollo de In re Brunetti ante el CAFC, e In re Tam ante el Supremo Federal. En respuesta, The Slants presentó un recurso de mandamus ante el CAFC solicitándole a dicha curia que ordenara al USPTO a acoger la marca “The Slants” y continuar el proceso de registro.

El CAFC atendió la solicitud de The Slants y ordenó al USPTO a responder a la petición de mandamus en o antes del 23 de marzo de 2016. Oportunamente, el USPTO respondió a la petición de mandamus. En su respuesta, el USPTO alegó que no estaba ignorando la decisión del CAFC en In Re Tam, si no que estaba haciendo uso de mecanismos de derecho administrativo que tenía a su disposición. Específicamente, citó un reglamento de 1972 que dispone que el USPTO puede suspender sus procedimientos por un tiempo razonable y cuando medie suficiente y justa causa. También alegó que el mandato del CAFC en In Re Tam no le instruía a adoptar ninguna acción específica, ni mucho menos establecía un período determinado para actuar.

En vista de lo anterior, resulta aconsejable que dueños de marcas que podrían considerarse ofensivas, despectivas o escandalosas, así como abogados que mantengan prácticas de propiedad intelectual, continúen monitoreando el desarrollo de In Re Tam y de In Re Brunetti, ya que marcas que hoy día no son registrables ante el USPTO, podrían serlo en un futuro no muy lejano, así como también una determinación de inconstitucionalidad de la Sección 2(a) del Lanham Act por parte del Supremo Federal podría eventualmente, y por analogía, redundar en cambios en otras áreas del derecho.

por el Lcdo. Germán Corcino-Medina, Ferraiuoli LLC

 

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