Por el licenciado Alexiomar D. Rodríguez-López
«With great power comes great responsibility.»
El origen de este proverbio está en los comics de Marvel®. Guarda una sabiduría particularmente relevante para nosotros hoy.
En la era de las plataformas de redes sociales, cualquiera puede compartir información y hasta hacerse pasar por experto mientras comparte información incorrecta.
Esto lo he experimentado de primera mano con personas —incluyendo compañeros(as) de la profesión—respecto a distintos temas legales.
La última ocasión fue sobre el derecho de marcas. Por lo tanto, con el ánimo de aportar un granito de arena al estudio del derecho marcario local, les comparto la respuesta a siete de las preguntas más comunes sobre el derecho de marcas en Puerto Rico.
1. ¿Cuál es el cuerpo legislativo que rige el derecho de marca?
Una de las peculiaridades del derecho marcario es la relación que existe entre los sistemas federal y local. En la esfera federal, el estatuto vigente es el Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1141n (2012), creada por el Congreso Federal bajo los poderes de la cláusula de comercio interestatal.
A nivel local, la legislación vigente es la Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169-2009, 10 LPRA §§ 223-224b (2013), según enmendada por la Ley Núm. 124-2011. Para propósitos de este escrito, ambos estatutos son esencialmente lo mismo (en adelante, la «Ley de Marcas»).
2. ¿Qué es una marca?
La Ley de Marcas define una marca como todo signo o medio––incluyendo cualquier palabra, nombre, símbolo, imagen o estilo comercial (trade dress), medio, logo, diseño, color, sonido, olor, forma, objeto o una combinación de estos–– que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, al igual que de productos o servicios de otra persona.
El término incluye marcas de fábrica, marcas de servicio, marcas de certificación y marcas colectivas.
3. ¿Cuándo nace el derecho sobre una marca?
El derecho sobre una marca protegible se adquiere de una de dos formas: por: (1) el uso de la marca en el comercio o (2) por el registro de la marca a base de la intención bonafide de utilizarla en el comercio.
Una marca se considerará que está en uso cuando en efecto, el bien o el servicio se promocione y venda.
4. ¿Quién tiene el dueño sobre una marca?
El derecho de una marca pertenecerá a quien utilice primero la marca dentro del mercado y la jurisdicción en donde se ofrece la protección jurídica.
Por tanto, el derecho propietario de una marca se obtiene necesariamente por el uso y no por la mera inscripción— tanto así que un registro válido sucumbirá ante la reclamación oportuna de quien tiene mejor derecho sobre la marca por haberlo usado con anterioridad.
5. ¿Qué derechos me otorga una marca y por cuánto tiempo?
En general, el derecho más básico que tiene una persona sobre su marca es la exclusividad mientras continúe el uso de esta.
Esto quiere decir que si una persona —sin permiso— reproduce, falsifica, copia, imita, usa, o intenta usar una marca igual o similar a otra marca que se usa con anterioridad, responderá en una acción civil.
De hecho, el derecho marcario faculta a quien usa la marca primero evitar que otro usuario utilice una marca igual o parecida, no solo en las mismas áreas de negocios, sino también en áreas donde es probable que el primero realice negocios en el futuro.
6. ¿Cuál es la diferencia entre una marca registrada y una que no lo está?
Los remedios disponibles para una marca no registrada —incluyendo aquellas solicitudes de registro pendiente de evaluación— son interdictos, órdenes de incautación, y daños.
Si el tribunal determina que la violación de un derecho marcario fue intencional o de mala fe, este podrá fijar la cuantía de los daños en una cantidad que no exceda tres veces la ganancia del demandado y/o la pérdida del demandante
En el caso de las marcas registradas, el titular registral tendrá la opción de solicitar daños estatutarios y tendrá derecho a costas, honorarios, y gastos del pleito si el caso se resuelve a su favor.
De igual manera, el titular registral tendrá acceso a solicitar del tribunal una orden de interdicto provisional —sin necesidad de vista previa ni fianza— hasta la celebración de una vista dentro de 10 días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional.
7. ¿Dónde registro una marca?
Las solicitudes de registro de marcas protegibles se pueden presentar a nivel local ante la Oficina de Marcas y Nombres Comerciales del Departamento de Estado de Puerto Rico.
El proceso análogo en la esfera federal es ante el U.S. Patent and Trademark Office.
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