Por la Lcda. Melissa M. Bayona-Torres (Ferraiuoli LLC)
Desde que los bienes virtuales, tales como los NFTs, comenzaron a ofrecerse en el mercado, ha surgido la disyuntiva sobre la cobertura de derechos de marcas que le corresponde a este tipo de bienes. En particular, muchos han cuestionado si los registros de marcas para bienes físicos abarcan el uso de marcas para el ofrecimiento de bienes virtuales.
A raíz de este debate, los titulares de marcas han optado por extender la protección de sus marcas, presentando nuevas solicitudes de marcas para bienes virtuales, con el propósito de evitar el riesgo de que sus registros de marcas actuales no provean derechos exclusivos para el uso de bienes virtuales bajo sus marcas.
Por otro lado, también ha surgido la práctica de presentar solicitudes de marcas en las cuales terceros pretenden registrar marcas para bienes virtuales que ya han sido previamente registradas por otro titular para los mismos bienes, pero en su forma física. No obstante, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (“USPTO”, por sus siglas en inglés) ha emitido acciones administrativas para dos solicitudes de marcas en las cuales se analiza el alcance de los registros de marcas para bienes físicos para efectos del análisis de probabilidad de confusión.
La primera acción administrativa fue emitida a Reath Mohammed, un individuo que pretende registrar la marca “Prada” para servicios relacionados con bienes virtuales y bienes virtuales descargables, tales como, zapatos, vestimenta, accesorios, carteras, equipaje, entre otros. En la acción administrativa, el examinador del USPTO rechaza la solicitud de marca por probabilidad de confusión con la marca de lujo “Prada” la cual está registrada en el USPTO y se ha utilizado desde el año 1913 para una multiplicidad de productos, incluyendo los bienes virtuales que Mohammed pretende registrar.
Al comparar los bienes, el oficial examinador arguye que los bienes virtuales identificados en la solicitud de Mohammed están relacionados con los bienes físicos identificados en los registros de marca de “Prada” debido a que los bienes de Mohammed son simplemente versiones virtuales de los bienes físicos previamente registrados bajo la marca “Prada”.
En la segunda acción administrativa se materializa un análisis similar con respecto a bienes virtuales relacionados con la industria de la moda. Esta acción administrativa fue emitida a Fenesha Amana Holmes en su solicitud de registro para la marca “Gucci” la cual pretende identificar los bienes virtuales antes mencionados. Naturalmente, el USPTO ha rechazado la solicitud de Holmes por probabilidad de confusión con la marca de lujo “Gucci”, la cual incluye múltiples registros de marca para servicios relacionados a múltiples productos físicos relacionados con la moda, incluyendo, pero sin limitarse a, zapatos, vestimenta, accesorios, equipaje, joyería, carteras, entre otros.
La acción administrativa establece que las marcas de “Gucci” previamente registradas utilizan un lenguaje amplio para describir los servicios relacionados con los productos físicos antes mencionados y, por lo tanto, se presume que ese lenguaje abarca los servicios incluidos en la solicitud de Holmes para bienes virtuales. Adicional a lo anterior, las marcas de lujo relacionadas con la moda, tales como Gucci y Prada, han comenzado a ofrecer, o comúnmente ofrecen, para la venta versiones virtuales de sus productos físicos en la esfera virtual, lo cual, según el USPTO, apoya la conclusión de que existe probabilidad de confusión.
Aún permea la importancia de proteger, mediante el registro de marcas, todos los bienes y servicios a ofrecerse bajo una marca, incluyendo los bienes virtuales. No obstante, la posición del USPTO en estas acciones administrativas indica que un tercero no podrá automáticamente obtener el registro de una marca para bienes virtuales si dicha marca ya está registrada por otro titular para los mismos bienes en forma física. Cabe destacar que ambas acciones administrativas tienen como objeto de análisis marcas de lujo, ampliamente reconocidas, que ya han incursionado o se han relacionado de alguna manera con la venta de bienes virtuales.
Ciertamente, este análisis podría variar dependiendo de un sinnúmero de factores, incluyendo, pero sin limitarse a, la fortaleza y reconocimiento de la marca, la similitud de los bienes virtuales de la marca solicitante en comparación con los bienes físicos de la marca registrada, si es una práctica común en la industria ofrecer versiones virtuales de los bienes físicos que la marca identifica, entre otros.
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