5 cambios que sufrió el derecho de marcas y que debes conocer

Por el licenciado Alexiomar Rodríguez-López

El derecho de marcas experimentó varios cambios gracias a la nueva Trademark Modernization Act of 2020, mejor conocida como la TMA, y sus enmiendas a la Ley Lanham. Además de aclarar elementos sustantivos del derecho marcario, la nueva TMA integra algunas enmiendas para reducir el número de registros de marcas en el U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

Comencemos con lo procesal y luego con lo sustantivo. Veamos.

Cambio #1

Primero, la TMA permite la presentación de prueba por terceros durante el proceso de evaluación de una solicitud de registro de marca para que se deniegue la solicitud.

El USPTO tendrá dos meses para evaluar si incluirá la prueba o no al expediente.

La decisión del USPTO será final y no revisable.

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Cambio #2

Segundo, la TMA le da flexibilidad al USPTO para establecer el periodo que tendrá una parte para responder a una notificación oficial (en inglés, office action) por parte de los oficiales examinadores.

De ordinario, una parte tenía seis meses para responder a cualquier notificación, pero con la TMA, un oficial examinador podrá establecer tiempos de respuesta entre 60 días y seis meses, con extensiones de hasta seis meses con el pago de una tarifa.

Cambio #3

Tercero, la TMA crea dos procedimientos nuevos ex parte para cancelar los registros de marcas.

El primero le permite a un tercero solicitar la cancelación de la marca registrada basado en que no se ha utilizado en el comercio o solicitar que se reexamine el registro a base de que la marca no se estaba utilizando en el comercio a la fecha de la solicitud o en conexión con los productos o servicios.

El segundo le permite al mismo USPTO iniciar los procesos de cancelación o reexaminación mencionados anteriormente.

Cambio #4

Cuarto, el TMA otorga poder al director del USPTO para reconsiderar, modificar o anular una decisión del Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).

El propósito es proteger las decisiones del TTAB frente a impugnaciones bajo la Cláusula de Nombramientos de la Constitución.

Cambio #5

Quinto, históricamente, el derecho marcario le ha reconocido al propietario de una marca el derecho a remedios interdictales sin la necesidad de presentar prueba de daño irreparable.

Sin embargo, existía controversia entre los Tribunales Federales de Apelación sobre si existía o no una presunción de daño irreparable ante una infracción al derecho sobre una marca.

En el caso de Puerto Rico, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primero Circuito entendía que no existía tal presunción a base de su interpretación del caso eBay, Inc. v. MercExchange LLC, 547 U.S. 388 (2006) (resolviendo que no se podía presumir daño irreparable por infracción al derecho sobre una patente).

Mientras, los circuitos 3, 9 y 11 suscribían la misma interpretación.

No obstante, el TMA se encargó de aclarar esta diferencia entre los circuitos al establecer que sí existe una presunción de daño irreparable por infracción al derecho marcario.

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