Supremo federal reitera que no se pueden cobrar regalías de patentes vencidas

Descarga el documento: Kimble v. Marvel Enterprises, Inc.

Decidido: 22 de junio de 2015

En el año 1990, Stephen Kimble obtuvo una patente por un juguete que permitía a sus compradores instalarse un artefacto en su mano y simular que tenían un poder similar al del Hombre Araña (“Spider-Man”) lanzando una sustancia desde la palma de su mano. Por otro lado, Marvel Entertainment, LLC (en adelante Marvel) manufactura y vende productos relacionados al personaje de ficción Hombre Araña. Con el interés de vender su patente, Stephen Kimble se reunió con el presidente de Marvel. Poco tiempo después de dicha reunión, Marvel comenzó a manufacturar el artefacto que diseñó el Sr. Kimble, pero no recibió ningún tipo de remuneración.

El Sr. Kimble demandó a Marvel en el año 1997, alegando entre otras cosas, violación a su derecho de patente. Las parte del pleito llegaron a un acuerdo en el año 2001 y Marvel le compraría la patente a el Sr. Kimble por $500,000.00 y éste también tendría derecho a un 3% de la ventas del producto y otros similares sin ninguna fecha de vencimiento. La partes cuando confeccionaron el acuerdo no se percataron que el Tribunal Supremo federal decidió en Brulotte v. Thys Co., 379 U. S. 29 (1964).

En el caso Brulotte v. Thys Co., 379 U. S. 29 (1964), una persona que poseía una patente vigente de una máquina para recoger lúpulos, retuvo la titularidad de esa patente, pero emitió licencias de uso de su invento a granjeros a cambio de regalías de las ventas de las cosechas de los granjeros que hayan obtenidos dichas licencias. El Tribunal Supremo federal reiteró que una vez el término de expiración de una patente caduca, dicho invento es propiedad pública. Por consiguiente, cualquier acuerdo de pago de regalías posterior el vencimiento de la patente constituye una patente implícita, un tipo de monopolio sobre el invento, y está en contravención de la política pública delineada por el Congreso.

En el año 2010, Marvel realizó un acuerdo con Hasbro Inc., y obtuvo una licencia para producir el juguete. El Sr. Kimble demandó a Marvel en el estado de Arizona y dicho pleito se trasfirió a la corte federal. El Sr. Kimble alegó que dicha nueva licencia violaba el acuerdo de la primera patente, en específico, las regalías.

El Tribunal de Distrito determinó que de acuerdo al caso de Brulotte v. Thys Co., supra, el cobro de regalías posterior a la fecha de vencimiento de la patente era improcedente en derecho. Inconforme el Sr. Kimble, acudió al Tribunal de Apelaciones para el Noveno Circuito. Dicho Tribunal confirmó la determinación del Tribunal de Distrito. Inconforme nuevamente, el Sr. Kimble acudió al Tribunal Supremo federal.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Debe ser revocado el caso Brulotte v. Thys Co., 379 U. S. 29 (1964), que establece que una persona no puede cobrar regalías sobre una patente expirada?

La Hon. Elena Kagan emitió la opinión de la corte. Manifestó que los elementos para revocar un precedente y flexionar la doctrina de stare decisis no están presentes en el caso y la parte demandante no pudo probar que sostener dicho precedente provocara una erosión del derecho. Indicó que el Sr. Kimble fundamentaba que se debía revocar el precedente de Brulotte porque desalentaba la competencia, pero que dicha alegación económica no era suficiente para revocar un precedente y más cuando el presente caso no trata de una legislación antimonopolística. También señaló que el argumento de Kimble, alegando que el aludido precedente desalienta la innovación, no está acompañado con estadísticas ni empírica. Mencionó que el lugar correcto para solicitar reivindicación es a través de legislación del Congreso. Destacó que el Congreso ha tenido la oportunidad de legislar sobre patentes en múltiples ocasiones no ha decidido revocar el caso Brulotte. Concluyó citando una frase, precisamente, del Hombre Araña que dice: “En este mundo, el gran poder también conlleva una mayor responsabilidad” (“In this world, with great power there must also come great responsibility”) refiriéndose a la cautela que la corte debe poseer al revocar un precedente.

Es importante destacar que el Tribunal Supremo federal señaló que lo que impide el caso Brulotte es el cobro de regalías posterior al vencimiento de patentes. Pero no impide el cobro de regalías no relacionadas a derechos de patentes posterior el vencimiento de la misma. Por ejemplo, si se llega a un acuerdo de regalías de 5% por la patente y el secreto de una formula, luego de la fecha de expiración de la patente, no se puede cobrar regalías por la patente que ya venció, pero si se puede cobrar un 4% por el secreto de la formula, porque esta última no está relacionada a un derecho de patente (“patent right”).

El Hon. Samuel Alito emitió una opinión disidente. Adujo que el precedente se podía revocar porque la decisión en Brulotte no se fundamentó en una interpretación del texto de la Ley de Patentes (“Patent Act”) y que dicho caso solo descansó en una teoría económica personal de los jueces. También defendió la revocación del presente señalando que la Ley de Patentes no menciona nada de regalías posterior al vencimiento de una patente. Manifestó que permitir dicho tipo de acuerdo no crea un monopolio y que solo crea derechos contractuales. Indicó que es necesario revocar el precedente de Brulotte para incentivar el desarrollo tecnológico.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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